文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 魯梅
禁止重復(fù)授權(quán)原則是各國專利法中的基本原則，來源于專利權(quán)的獨占性和排他性。美國專利審查指南指出設(shè)立重復(fù)授權(quán)的司法理論在于阻止一項專利權(quán)到期后的不公平的延長。該司法理論背后的公共利益準(zhǔn)則是指：公眾能夠假定在專利權(quán)期限屆滿之后，不僅可以自由地使用該專利所要求保護的發(fā)明，還可以自由地使用對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說在完成發(fā)明時，考慮了本領(lǐng)域的技能以及該專利所要保護的發(fā)明之外的其他現(xiàn)有技術(shù)后認(rèn)為本發(fā)明的顯而易見的改進或者變型，公眾正是基于這樣的認(rèn)識而規(guī)范他們的行為。
一、重復(fù)授權(quán)概述
當(dāng)審查員認(rèn)為被審查的申請中要求保護的發(fā)明或其明顯變型和另一個專利或共同待決申請中要求保護的發(fā)明或其明顯變型相同，并且所述被審查的申請和所述另一個專利或共同待決申請具有至少一個共同的發(fā)明人，和/或共同的受讓人/所有人，或雖非具有共同的受讓人/所有人，但是卻符合35U.S.C.102(c)或pre-AIA 35USC.103c(2)和(3)闡述的一個聯(lián)合研究協(xié)議的情況時，審查員通常會做出重復(fù)授權(quán)駁回的審查意見。
需要注意將重復(fù)授權(quán)駁回與現(xiàn)有技術(shù)駁回進行區(qū)分。重復(fù)授權(quán)駁回涉及權(quán)利要求與權(quán)利要求的比較，即，將所述被審查的申請的權(quán)利要求和所述另一個專利或共同待決申請的權(quán)利要求進行比較。現(xiàn)有技術(shù)駁回涉及權(quán)利要求與公開內(nèi)容的比較，即，將所述被審查的申請的權(quán)利要求和現(xiàn)有技術(shù)文獻的公開內(nèi)容進行比較。
重復(fù)授權(quán)按照所比較的文獻類型分為臨時性重復(fù)授權(quán)和非臨時性重復(fù)授權(quán)。重復(fù)授權(quán)按照所比較的權(quán)利要求是否完全相同分為法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)。
二、臨時性重復(fù)授權(quán)和非臨時性重復(fù)授權(quán)
（1）臨時性重復(fù)授權(quán)駁回適用于申請對申請的情況，即，一個共同待決申請的權(quán)利要求對抗另一個共同待決申請的權(quán)利要求。
針對臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，建議請求暫時擱置該駁回并且推遲對至少一個相關(guān)申請中的至少一個權(quán)利要求的批準(zhǔn)。這種請求作為答復(fù)能夠?qū)εR時性重復(fù)授權(quán)駁回的審查意見進行充分響應(yīng)，審查員在后續(xù)的審查意見中會重復(fù)該臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，申請人可以再次提出暫時擱置該駁回的請求來延緩實質(zhì)性答復(fù)。通過實質(zhì)性答復(fù)的延期，在大部分情況下，申請人能夠避免產(chǎn)生與爭辯、修改、期末放棄的準(zhǔn)備和提交等相關(guān)的不必要費用。在對其中一件相關(guān)申請的審查過程中，相沖突的權(quán)利要求可能會被修改到一定程度，從而臨時性重復(fù)授權(quán)問題自動克服。此外，如果其中一件相關(guān)申請被放棄，那么就不存在重復(fù)授權(quán)，審查員將會撤回重復(fù)授權(quán)駁回審查意見。
美國專利審查指南規(guī)定，如果上述相關(guān)申請中具有最早有效美國申請日的一件申請中僅存在臨時性重復(fù)授權(quán)駁回（已經(jīng)不存在其他駁回事項），那么審查員應(yīng)該撤回針對具有最早有效美國申請日的該申請的臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，并且對該申請授予專利權(quán)。這樣，針對相關(guān)申請中其他申請的臨時性重復(fù)授權(quán)駁回就會變成非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，此時，申請人對該非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回進行實質(zhì)性答復(fù)。
（2）非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回適用于專利對申請的情況，即，在先專利的權(quán)利要求對抗另一個共同待決申請的權(quán)利要求。
針對非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，申請人必須提供實質(zhì)性答復(fù)，例如提交爭辯、修改或期末放棄。
需要注意的是，如果申請人決定立即對臨時性重復(fù)授權(quán)駁回進行實質(zhì)性答復(fù)，那么，可以使用本文中論述的針對非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回的答復(fù)策略來進行實質(zhì)性答復(fù)。
三、法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)
（1）法定重復(fù)授權(quán)適用于不同案件中權(quán)利要求主張保護相同的發(fā)明的情況，通常僅當(dāng)相沖突的權(quán)利要求完全一致或者基本一致并且具有相同的保護范圍時才會引起法定重復(fù)授權(quán)駁回，所以法定重復(fù)授權(quán)駁回很少遇到。
（1a）針對臨時性法定重復(fù)授權(quán)駁回，建議采取上述“暫時擱置”的答復(fù)策略。對其中一件申請的權(quán)利要求所進行的幾乎任何修改都會自動克服該臨時性法定重復(fù)授權(quán)駁回。
（1b）針對非臨時性法定重復(fù)授權(quán)駁回，申請人只能做出如下選擇：第一，爭辯所比較的權(quán)利要求不同；第二，將申請中相沖突的權(quán)利要求刪除；或者，第三，對申請中相沖突的權(quán)利要求進行修改，從而使得修改后的權(quán)利要求與專利中的權(quán)利要求具有不同的保護范圍。需要注意的是，期末放棄或者聲明都不能克服非臨時性法定重復(fù)授權(quán)駁回。
（2）非法定重復(fù)授權(quán)適用于不同案件中權(quán)利要求所描述的發(fā)明為顯而易見的變型的情況，也被稱為“顯而易見型重復(fù)授權(quán)”，顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回更加常見。
（2a）針對臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，建議采取上述“暫時擱置”的答復(fù)策略，對實質(zhì)性答復(fù)進行延期，直到其中一個相關(guān)案件獲得批準(zhǔn)并且隨后審查員將另一個案件中的臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回更改為非臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回。
（2b）針對非臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，申請人可以采用以下方式進行答復(fù)。
（2b-1）采用與反駁美國專利法103（a）款駁回相同的方式對顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回進行反駁。其中，需要注意，重復(fù)授權(quán)駁回所針對的相關(guān)專利/申請通常都是申請人自己的專利/申請，因此專利從業(yè)人員在答復(fù)重復(fù)授權(quán)駁回時不應(yīng)該對駁回所針對的共有專利/申請進行貶低，否則，會對被攻擊的專利/申請產(chǎn)生不利影響。
因此，為了反駁顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，建議對審查員的顯而易見型性原理的陳述（即，審查員對采用的專利/申請的權(quán)利要求進行修改從而得出正在審查的申請的權(quán)利要求的理由）進行爭辯，而不是對重復(fù)授權(quán)駁回所針對的相關(guān)專利/申請的權(quán)利要求的內(nèi)容進行貶低。
（2b-2）如果沒有可取的爭辯理由來進行（2b-1）描述的策略，那么應(yīng)該考慮修改或者提交期末放棄。提交期末放棄是克服顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回的一種最簡單快速的方法。
但是，提交期末放棄會產(chǎn)生下述負(fù)面影響。第一，對于提交期末放棄的申請，其將來的專利權(quán)將會與在先專利權(quán)（或者在均為未決的申請基礎(chǔ)上授權(quán)的任何專利）在同一天過期，因此，可能會喪失一些專利期。申請人需要考慮這種專利期的喪失是否會對其經(jīng)濟效益產(chǎn)生重大的負(fù)面影響。第二，對于提交期末放棄的申請，其將來的專利權(quán)只有當(dāng)該專利權(quán)與在先專利權(quán)（或者在均為未決的申請基礎(chǔ)上授權(quán)的任何專利）保持共同所有的前提下才可以實施，這個要求大大限制了申請人分開進行專利許可的能力。
如果申請人想要撤回一個已經(jīng)提交的期末放棄，那么申請人必須在申請獲得授權(quán)之前進行撤回，在專利授權(quán)之后，不太可能將一個已經(jīng)記錄在案的期末放棄作廢。
四、重復(fù)授權(quán)駁回情況下的披露義務(wù)
共同所有案件（即，具有相同權(quán)利要求或明顯變型權(quán)利要求的案件）的存在強烈地啟示這些案件密切相關(guān)。因此針對一個案件各個專利局所引用的對比文件或者申請人所提交的IDS（Information Disclosure Statement，信息披露聲明）很有可能與其他案件的權(quán)利要求相關(guān)。為了滿足披露義務(wù)，申請人應(yīng)該注意提交相關(guān)申請的對比文件作為IDS，具體分為臨時性重復(fù)授權(quán)駁回和非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回兩種情況。
第一，臨時性重復(fù)授權(quán)駁回情況下的披露義務(wù)
考慮以下情況：
?申請A和申請B為共同所有并且共同待決；
?申請A中引用/提交了對比文件A1、A2、A3；
?申請B中引用/提交了對比文件B1、B2；
?審查員以申請A中的一個權(quán)利要求在申請B中相沖突的一個權(quán)利要求的基礎(chǔ)上顯而易見的理由，對申請A中的該權(quán)利要求作出了臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回。
這種情況下，不管共同申請人是否準(zhǔn)備立即處理臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，共同申請人都應(yīng)該采用如下方式在申請A和申請B中交叉提交IDS：
?將對比文件A1、A2、A3及時地提交至申請B的IDS中；
?將對比文件B1、B2及時地提交至申請A的IDS中。
每次其中一件申請中引用了新的對比文件時，都應(yīng)該交叉提交IDS，例如：
?在下次審查意見通知書中，申請B的審查員引用了新的對比文件B3、B4、B5，申請人應(yīng)該在審查意見通知書日期的三個月內(nèi)將對比文件B3、B4、B5及時地提交至申請A的IDS中。
第二，非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回情況下的披露義務(wù)
考慮以下情況：
?申請A和專利B為共同所有；
?申請A中引用/提交了對比文件A1、A2；
?專利B的審查歷史中引用/提交了對比文件B1、B2、B3、B4；
?審查員以申請A中的一個權(quán)利要求在專利B中相沖突的一個權(quán)利要求的基礎(chǔ)上顯而易見的理由，對申請A中的該權(quán)利要求作出了非臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回。
這種情況下，披露義務(wù)對于專利不適用，共同申請人應(yīng)該采用如下方式在申請A中提交IDS：
?將對比文件B1、B2、B3、B4及時地提交至申請A的IDS中。
此外，對于重復(fù)授權(quán)駁回情況下的相關(guān)申請的IDS提交，作為共同所有人或者發(fā)明人，可以在預(yù)先知道兩件申請非常相關(guān)的情況下主動在提交申請時或者在收到對比文件的3個月內(nèi)將相關(guān)申請的對比文件作為IDS提交。如果等到收到重復(fù)授權(quán)駁回審查意見之后，再提交相關(guān)申請的對比文件，此時有些對比文件已經(jīng)超過3個月的期限，需要額外繳納IDS遞交費用。
圖一
綜上，為了使得上述內(nèi)容更容易理解，筆者制作了用于克服美國重復(fù)授權(quán)駁回的答復(fù)策略的示意圖（如圖1所示）。
參考文獻：
[1] 美國專利法
[2] 美國專利審查指南
[3] 《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le