文/集佳知識產權代理有限公司 田存景

　　摘要：在現實環境中，相較于獨占壟斷性，專利制度實質上更是一種為商業競爭而設定的游戲規則，一種與“價格戰”相匹配的商業競爭策略。在此情形下，探討專利權的歸屬問題尤為重要。其中，對利用公司資源完成的發明創造專利申請人和專利權人為公司創始人或實際控制人時，可能會涉及到個人行使專利權和公司今后上市等融資活動，建議仍以公司的名義申請專利。

　　關鍵詞：專利權 職務發明 權利歸屬

　　眾所周知，專利權是一種私權，歸屬申請人，即申請人是權利人。人可以通過轉讓、許可、投資入股等形式來獲得商業利益。未經權利人許可，他人不得以生產經營為目的使用該專利技術。在現實環境中，專利制度實質上更是一種為商業競爭而設定的游戲規則，更多的是一種與“價格戰”相匹配的商業競爭策略。在此情形下，探討專利權的歸屬問題尤為重要。其中，對利用公司資源完成的發明創造專利申請人和專利權人為公司創始人或實際控制人（本文“實際控制人”為自然人，“創始人或實際控制人”統稱為“個人”）時，對個人行使專利權和公司今后上市或者進行其他形式的融資時可能會涉及哪些問題？

　　一、專利權及其一般歸屬原則

　?。ㄒ唬＠麢嗟闹饕獧囗?

　　1. 專利申請權

　　專利申請權是指，在就發明創造向國家知識產權局（簡稱“國知局”）提出專利申請之后，專利權申請人享有的是否繼續進行專利申請程序、是否轉讓專利申請的權利。

　　2. 專利權

　　專利申請被批準后的專利權是一種排他壟斷權，即發明創造被授予專利權后，除專利法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利。具體而言，發明和實用新型專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品；外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。

　　專利申請權和專利權可以轉讓，轉讓須經法定程序，自國知局登記之日起生效。

　　3. 專利實施許可

　　專利實施許可，也稱專利許可證貿易，是指專利技術所有人或其授權人許可他人在一定期限、一定地區、以一定方式實施其所擁有的專利，并向他人收取使用費用的一種許可貿易，包括普通許可、排他許可及獨占許可三種形式。

　　專利權人可以通過許可收取許可費，獲得經濟利益。但是專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內向專利局辦理備案手續。

　　（二）專利權的一般歸屬原則

　　《中華人民共和國專利法(2008修正)》（簡稱“專利法”）第六條規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。然而該條法律條文，存在但書情形“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定?！?

　　原則上，個人主要利用公司資源完成的發明創造，即個人主要利用公司的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等完成的發明創造，是一種職務發明，如果個人與公司之間沒有特殊約定，則該發明創造的專利申請人為該公司；專利申請被批準后，該公司為專利權人，而個人為發明人。

　　對于執行本單位任務而產生的職務發明，司法實踐中一般不允許雙方通過約定事先改變該職務發明專利申請權、專利權的歸屬，即專利申請權及專利權均歸屬于單位。對主要利用公司的物質技術材料完成的發明創造，如果公司與個人之間訂有合同，對權利歸屬做了明確的約定，即約定由個人享有專利申請權和專利權，則個人申請專利的主體資格符合相關法律規定，也不會影響專利申請的審查；申請被批準后，專利權屬狀態也會比較穩定。然而，如果公司上市或者進行其他形式的融資活動，則最好在上市等融資工作啟動前將個人名下的專利權轉讓給公司，并完成專利權的轉讓程序。

　　二、專利申請權人和專利權人為個人時的影響

　　假設公司與個人之間訂有合同，約定由個人對主要利用公司的物質技術材料完成的發明創造享有專利申請權與專利權，在此前提下個人申請和享有專利權對個人及其公司分別會產生哪些影響？

　　（一）對個人本人的影響

　　1. 有利影響

　　（1）個人可以通過專利實施許可、轉讓等形式，獲得其所擁有的專利技術的全部經濟利益。

　?。?）發現他人未經許可實施其專利技術的，可以以個人名義較為便捷地采取法律手段進行維權。

　?。?）個人擁有專利權的，在以專利技術入股時可以享有個人所得稅的優惠。

　　2. 潛在風險

　?。?）如果個人與公司就專利權屬問題沒有特殊、明確的約定，容易引起公司其他股東對該專利權屬的質疑或者異議，甚至引起法律糾紛。

　?。?）如果個人以其擁有的專利技術投資入股，則需證明該專有技術系其本人利用業余時間獨立研發，且不存在利用公司的資金、設備、技術或人員的情況，不屬于職務發明，也不存在侵害其他第三方知識產權或其他股東利益的情況。否則，個人技術入股可能不順利，甚至不成功。

　?。?）對于本屬于公司的職務發明，在上市過程中作為專利權人的個人需要將專利權轉讓給公司，實踐中一般是無償轉讓。

　　（二）對公司的影響

　　1. 不考慮上市融資時，對公司的影響

　　如果公司沒有上市或者其他形式的融資（包括質押融資、股權融資、合作合資）計劃，且個人能夠無償或以較低的許可費許可公司實施其擁有專利權的專有技術，則對公司的生產經營不會造成障礙或者給公司帶來重大利益損失。

　　此種情形下，仍建議個人與公司之間簽署專利實施許可合同，同時辦理專利實施許可合同的備案手續。

　　2. 上市融資時，對公司的影響

　　公司進行上市或者其他形式的融資時，由于個人申請獲得的專利權是不納入公司的資產范圍內的，所以不利于外部對于公司的實力、價值以及合規性的評估。

　　在首次公開募股過程中，由于還涉及到對發行人董事、監事、高級管理人員等核心人員名下的知識產權的信息披露和審查，如果將本應歸屬于公司的職務發明創造，而以個人或者其他公司名義申請專利，是屬于無形資產流失。即便公司與個人之前有相關協議（如約定個人或其他公司有義務將專利無償轉讓給公司等），仍然不能消除證監會和投資人對于公司運營是否合規的疑慮，進而不利于公司上市或者進行其他形式的融資。 此種情形下，建議個人提前將專利申請權或者專利權轉讓給公司，并及時辦理完結轉讓手續。

　　三、建議

　　綜上，筆者建議對主要利用公司的物質技術材料完成的發明創造，在制定完善的專利戰略并做好專利布局之后以公司名義申請專利，申請被批準后公司為專利權人。為避免競爭對手直接或間接了解和掌握到我們的研發進展、研發成果、專利布局等情況，可以充分利用18個月的法定公開期限。這樣既有利于公司無形資產才培育和積累，也有利于公司順利實現上市或其他重大融資的計劃。