文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
美國(guó)上訴程序有多復(fù)雜？那就是復(fù)雜到，你可能看過很多文章和介紹仍然沒有弄懂到底該不該在專利審查過程中提出上訴。
首先，美國(guó)上訴程序是有啟動(dòng)條件的。根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第41.31）款所述，在任何權(quán)利要求被駁回兩次以上或者收到最終駁回意見（final-OA）的情況下，申請(qǐng)人可以提出上訴請(qǐng)求。除此之外，對(duì)于已授權(quán)專利，申請(qǐng)人也可以在復(fù)審程序（Reexamination）和再頒專利中提出上訴。
其次，美國(guó)上訴程序是由專門的委員會(huì)受理和審查的。該專門的委員會(huì)是美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）的專利審查與上訴委員會(huì)（簡(jiǎn)稱PTAB），類似中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審和無效審理部（原名為專利復(fù)審委員會(huì)）。一旦申請(qǐng)人通知USPTO其有意愿提出上訴（filing a notice of appeal，也稱訴愿或上訴通知），PTAB將組建一個(gè)上訴委員會(huì)（Board），該Board是由至少三位有技術(shù)背景、律師背景以及由商務(wù)部長(zhǎng)任命過的經(jīng)驗(yàn)豐富的行政專利法官組成。同時(shí)，也會(huì)組建一個(gè)審查小組由原審查員、一個(gè)主管審查員和一個(gè)本領(lǐng)域內(nèi)審查員組成的，原審查員在上訴中會(huì)參考主管審查員和另一審查員的意見對(duì)申請(qǐng)人的請(qǐng)求進(jìn)行審查。
再次，美國(guó)上訴程序是可以提交修改和爭(zhēng)辯的。但是，申請(qǐng)人可以提交的修改非常有限，且隨著上訴程序的推進(jìn)而越來越難提出修改。
在提及訴愿時(shí)或之前，根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第1.116款，申請(qǐng)人可以提交下列修改：a）刪除權(quán)項(xiàng)；b）解決之前OA中明確提出的形式問題；c）以更好地形式提交被駁回權(quán)項(xiàng)，以便審查小組考慮；d）當(dāng)能以充分且清楚的理由證明修改的必要性，且該修改為什么未在之前審查中提出的話，那么申請(qǐng)人可以修改說明書或權(quán)利要求書；此時(shí)，申請(qǐng)人也可以提交宣誓書（affidavit）或者其他證據(jù)，若由充分且清楚的理由陳述起必要性，且能證明這些證據(jù)為什么沒有在之前的審查中提出的話，審查員可能會(huì)接受。
在提交訴愿后，且在提交上訴書之前，申請(qǐng)人仍有可能根據(jù)美國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第1.116款提交相應(yīng)修改；申請(qǐng)人也可以提交宣誓書（affidavit）或者其他證據(jù)，但是除了要求有充分且清楚的理由陳述這些證據(jù)的必要性以及為什么沒有在之前的審查中提交以后，這些證據(jù)還必須能克服所有的駁回理由，審查員才可能接受。
提交上訴書以后，審查員只能根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第41.33（b）款接受下列修改：a）刪除權(quán)項(xiàng)，且該刪除不會(huì)影響其他在審權(quán)利要求的范圍；b）將從權(quán)改寫成獨(dú)立權(quán)項(xiàng)。此時(shí)，申請(qǐng)人將不能提交宣誓書（affidavit）或者其他證據(jù)。
從次，美國(guó)上訴程序有一套獨(dú)特的流程。包括以下幾步：
第一步，收到Final OA后，在規(guī)定期限內(nèi)提出訴愿并根據(jù)細(xì)則第41.20(b)(1)款繳納官費(fèi)；繳納延期費(fèi)，該期限可以延期。
第二步（可選），申請(qǐng)人可以考慮在提交上訴書前，提出訴前請(qǐng)求（Pre-appeal），無額外官費(fèi)；訴前請(qǐng)求可以與訴愿一起提出，包括一份不超過5頁的理由書。PTAB收到訴前請(qǐng)求后，會(huì)由原審查員組成的審查小組召開訴前請(qǐng)求會(huì)議，來審理理由書中爭(zhēng)辯理由是否可以清楚地對(duì)FinalOA中的駁回理由進(jìn)行爭(zhēng)辯以及是否需要將該上訴移交至上訴委員會(huì)處理，并下發(fā)訴前決定。訴前決定是不能答復(fù)的。若訴前決定是維持駁回決定，申請(qǐng)人則需要繼續(xù)上訴程序；若訴前決定授權(quán)，后續(xù)將會(huì)下發(fā)授權(quán)通知；另外，訴前決定也可能會(huì)重啟審查程序，那么申請(qǐng)人將會(huì)收到新的官方審查意見（OA）。
第三步，在規(guī)定期限內(nèi)提交上訴書，無額外官費(fèi)；繳納延期費(fèi)，該期限可以延期；上訴書不能提交新證據(jù)或提出實(shí)質(zhì)性修改。
第四步，收到上訴書后，由原審查員組成的審查小組會(huì)對(duì)上訴書進(jìn)行審查并討論是否移交至上訴委員會(huì)處理，類似中國(guó)的前置審查程序。原審查員下發(fā)審查意見并通知繳納轉(zhuǎn)達(dá)費(fèi)，審查意見通常包括審查員對(duì)于上訴書中所有爭(zhēng)辯的答復(fù)意見以及該審查員是否維持或者修改原駁回意見，也有可能提出新的駁回理由。申請(qǐng)人可以選擇在規(guī)定期限內(nèi)提交答辯狀，無額外官費(fèi)，該期限不能延期；此時(shí)的答辯狀不僅不能提出新的證據(jù)和修改，也不能提出新的爭(zhēng)辯理由（除非是針對(duì)審查員的答復(fù)或者審查員有新的駁回理由）。此次答辯是申請(qǐng)人上訴程序?qū)彶檫^程中唯一一次提交書面答辯的機(jī)會(huì)。
第五步，申請(qǐng)人根據(jù)細(xì)則第41.20(b)(4)款繳納轉(zhuǎn)達(dá)費(fèi)，上訴案將轉(zhuǎn)至上訴委員會(huì)（Board）審理。上訴委員會(huì)（Board）會(huì)對(duì)所有的審查意見、上訴書、審查員意見、爭(zhēng)辯進(jìn)行審理。此時(shí)，申請(qǐng)人可以選擇請(qǐng)求口審（根據(jù)第41.20(b)(3)款繳納官費(fèi)）；若申請(qǐng)人提出口審，PTAB會(huì)下發(fā)相關(guān)通知，告知口審舉行的日期和形式。
第六步（可選），舉行口審（若申請(qǐng)人提出請(qǐng)求） ；口審將由上訴委員會(huì)（Board）審理，原審查員可能到場(chǎng)。
第七步，上訴委員會(huì)（Board）經(jīng)過審理后，下發(fā)書面決定。上訴委員會(huì)（Board）不授權(quán)發(fā)證，僅復(fù)核原審查員的審查意見及駁回決定。若上訴委員會(huì)（Board）的法官認(rèn)為原審查員在駁回申請(qǐng)過程中沒有錯(cuò)誤，將維持原駁回決定；若上訴委員會(huì)（Board）的法官認(rèn)為原駁回理由被全部或部分克服或者沒有克服，那么將決定維持所有、部分原決定或者顛覆原決定。若上訴決定是維持所有或者部分維持原決定，那么申請(qǐng)人還可以繼續(xù)采取措施；若上訴決定是顛覆原決定，那么將由原審查員繼續(xù)處理該專利申請(qǐng)案。上訴決定是不能答復(fù)的。
第七步（可選），根據(jù)2020年7月2日USTPO公布上訴快速通道計(jì)劃，上訴申請(qǐng)人根據(jù)細(xì)則第41.20(a)款繳納費(fèi)用以及在符合條件的情況下，可以請(qǐng)求上訴委員會(huì)（Board）加速審理。PTAB每季度可以接收125件快速通道計(jì)劃請(qǐng)求，該計(jì)劃目前計(jì)劃運(yùn)營(yíng)至2022年7月2日。
第八步（可選），申請(qǐng)人可以選擇請(qǐng)求再審（rehearing）或者繼續(xù)上訴至法院。
第九步（可選），舉行再審口審（rehearing）或上訴。
另外，在上訴程序中，專利申請(qǐng)是一直處于“pending”狀態(tài)的，在該狀態(tài)下，申請(qǐng)人都可以提出RCE、提出繼續(xù)申請(qǐng)案或者放棄申請(qǐng)。即使上訴決定已經(jīng)下發(fā)，申請(qǐng)人也可以在規(guī)定期限內(nèi)提RCE和繼續(xù)申請(qǐng)案。
最后，美國(guó)上訴程序是有額外費(fèi)用發(fā)生的。
總而言之，在原審查員的觀點(diǎn)難以撬動(dòng)的情況下，提交RCE也不能獲得很好的結(jié)果，那么美國(guó)的上訴程序?qū)⑹且粋€(gè)很好的選擇。不過也要注意，與RCE程序相比，美國(guó)上訴程序中對(duì)專利申請(qǐng)的修改限制較大，上訴委員會(huì)僅是對(duì)審查員的觀點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。若不能在Pre-appeal這一步驟中解決問題，那么上訴程序的成本也可能是巨大的。