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未雨綢繆---撰寫權利要求書的另一種思路
2006-01-27文/集佳知識產權代理有限公司 穆建軍
發明人在完成一項發明創造之后，為使其發明創造獲得專利保護，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。在這些文件中，權利要求書撰寫質量的好壞直接影響到該項發明創造能否獲得專利保護、能否盡快獲得專利保護，以及能否獲得最佳的保護范圍。中國專利法第五十六條規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以權利要求書的內容為準。可見，一項發明創造要求保護的范圍是以權利要求書記載的技術內容為準的，權利要求書的撰寫方式和撰寫質量直接影響著發明或實用新型專利的保護范圍以及在專利侵權訴訟中的作用。
結合撰寫實踐，筆者認為，專利代理人對于權利要求書的撰寫不應該僅僅以得到授權為目的，更要重視得到什么樣的專利權。在撰寫權利要求書的準備階段就要考慮到今后可能的專利侵權訴訟問題，預計各種侵權途徑，以權利要求書能夠在專利侵權中起到積極的防線作用為指導思想，針對各種可能的侵權途徑，在多個方向和脈絡上布置獨立權利要求，使每個獨立權利要求成為抵御侵權途徑的防線。
要達到上述目的，專利代理人在撰寫權利要求書的準備階段與發明人之間進行充分的交流和溝通是非常重要的。發明人要求專利權保護的是發明創造為解決現有技術中存在的問題所采取的一整套技術方案，權利要求書中的獨立權利要求記載的是該技術方案中包含的全部必要技術特征。通常，發明人會提供技術交底書，其中提及的技術方案包含的技術特征我們可以稱之為顯性技術特征，那么在技術交底書的基礎上與發明人都溝通些什么呢？筆者認為，與發明人的溝通要從技術角度和專利法律的角度，針對技術方案中的必要技術特征，幫助發明人分析該技術特征可能具有的各種變種或變形，也就是還有哪些方式可以替換該技術特征、替換該技術特征后也能達到同樣的技術效果。我們把這個過程稱為挖掘發明技術方案的隱性技術特征的過程。從另一個角度來看，這個過程也是一個探討和預計各種侵權可能性和侵權途徑的過程。在這個過程中，代理人既要充分認識發明人提及的發明點，又要找到潛在的各種可能的對必要技術特征的模仿和變形，還要進一步分析發明創造可能涉及的領域和終端產品，從而對發明創造進行全方位的保護。
例如，一個產品發明或方法發明，其顯性技術方案包括技術特征A、B、C和D。那么獨立權利要求可以寫成“一種X，其特征在于包括技術特征A、B、C和D”。如果通過和發明人的交流發現還可以用技術特征E來代替技術特征D，就應該寫出另一項獨立權利要求，即“一種X，其特征在于包括A、B、C、E。”該獨立權利要求就構成了防范用技術特征E來侵權的一道防線。這里E和D有兩種情況:一種是E和D相比是以基本相同的手段，實現基本相同的功能，產生了基本相同的效果，即E和D等同；另一種情況是E和D相比是以不同的手段，實現了基本相同的功能，產生了基本相同的效果，即E和D不等同。也許有人會問：假如E和D等同，如果有侵權產品或方法用E代替了特征D，可以利用等同原則來判斷其侵權，不必另外寫一項獨立權利要求。筆者認為，對于比較簡單的發明創造用等同原則往往比較容易判斷，而對于半導體技術領域、IT或通信領域的發明來說，由于其相對復雜，用等同原則往往不容易判斷。所以，增設一項獨立權利要求的好處實際上是擴大了專利的保護范圍，也使保護范圍更加明確，從客觀上防止了他人用特征E來代替特征D進行侵權的可能性，使專利權的保護多了一道防線。更為重要的是，專利代理人在和企業的發明人進行交流的過程中可能會挖掘出更多地內容。例如，如果X是方法，那么在步驟特征A、B、C或D中可能會挖掘出用來執行該步驟的裝置或系統特征；如果X是產品，那么除了要挖掘制造該產品的方法和步驟特征之外，還可以在特征A、B、C或D中挖掘可能包含的系統、分系統、模塊以及新用途等特征，依此類推，會派生出若干個獨立權利要求。按照單一性的規定，如果這些獨立權利要求屬于一個總的發明構思，那么就可以作為一件申請提出，這時需要注意說明書在形式上和實質內容上對權利要求書的支持。如果這些獨立權利要求不滿足單一性的要求，那么就需要進行分案，其結果就是派生出若干個專利，這就是一個產品或方法發明會形成一個專利池的道理。
對于企業的發明創造來說，專利代理人的任務除了要通過與企業發明人進行上述交流之外，還要盡可能分析企業所在行業的專利技術現狀和本企業技術優勢、產品鏈結構、相關產品、工藝特點等，挖掘企業潛在專利技術資源。通過上述企業專利策劃的過程，幫助企業形成自己的專利池，進而形成由企業專利池匯集而成的行業專利池。
總之，權利要求書要服務于專利權的保護，權利要求書的撰寫，尤其是半導體、IT和通信技術領域發明專利權利要求書的撰寫，不僅要分析技術方案的顯性技術特征，還要注重挖掘技術方案的隱性技術特征，諸如方法中的裝置特征、方法中的系統特征、系統中的分系統特征、系統中的裝置特征、裝置中的功能模塊特征等等，從方法、裝置和系統等多個層面以不同的角度進行權利要求書的撰寫，爭取盡可能大的保護范圍，使權利要求書能夠在專利權的保護中發揮應有的防線作用。
發明人在完成一項發明創造之后，為使其發明創造獲得專利保護，應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。在這些文件中，權利要求書撰寫質量的好壞直接影響到該項發明創造能否獲得專利保護、能否盡快獲得專利保護，以及能否獲得最佳的保護范圍。中國專利法第五十六條規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以權利要求書的內容為準。可見，一項發明創造要求保護的范圍是以權利要求書記載的技術內容為準的，權利要求書的撰寫方式和撰寫質量直接影響著發明或實用新型專利的保護范圍以及在專利侵權訴訟中的作用。
結合撰寫實踐，筆者認為，專利代理人對于權利要求書的撰寫不應該僅僅以得到授權為目的，更要重視得到什么樣的專利權。在撰寫權利要求書的準備階段就要考慮到今后可能的專利侵權訴訟問題，預計各種侵權途徑，以權利要求書能夠在專利侵權中起到積極的防線作用為指導思想，針對各種可能的侵權途徑，在多個方向和脈絡上布置獨立權利要求，使每個獨立權利要求成為抵御侵權途徑的防線。
要達到上述目的，專利代理人在撰寫權利要求書的準備階段與發明人之間進行充分的交流和溝通是非常重要的。發明人要求專利權保護的是發明創造為解決現有技術中存在的問題所采取的一整套技術方案，權利要求書中的獨立權利要求記載的是該技術方案中包含的全部必要技術特征。通常，發明人會提供技術交底書，其中提及的技術方案包含的技術特征我們可以稱之為顯性技術特征，那么在技術交底書的基礎上與發明人都溝通些什么呢？筆者認為，與發明人的溝通要從技術角度和專利法律的角度，針對技術方案中的必要技術特征，幫助發明人分析該技術特征可能具有的各種變種或變形，也就是還有哪些方式可以替換該技術特征、替換該技術特征后也能達到同樣的技術效果。我們把這個過程稱為挖掘發明技術方案的隱性技術特征的過程。從另一個角度來看，這個過程也是一個探討和預計各種侵權可能性和侵權途徑的過程。在這個過程中，代理人既要充分認識發明人提及的發明點，又要找到潛在的各種可能的對必要技術特征的模仿和變形，還要進一步分析發明創造可能涉及的領域和終端產品，從而對發明創造進行全方位的保護。
例如，一個產品發明或方法發明，其顯性技術方案包括技術特征A、B、C和D。那么獨立權利要求可以寫成“一種X，其特征在于包括技術特征A、B、C和D”。如果通過和發明人的交流發現還可以用技術特征E來代替技術特征D，就應該寫出另一項獨立權利要求，即“一種X，其特征在于包括A、B、C、E。”該獨立權利要求就構成了防范用技術特征E來侵權的一道防線。這里E和D有兩種情況:一種是E和D相比是以基本相同的手段，實現基本相同的功能，產生了基本相同的效果，即E和D等同；另一種情況是E和D相比是以不同的手段，實現了基本相同的功能，產生了基本相同的效果，即E和D不等同。也許有人會問：假如E和D等同，如果有侵權產品或方法用E代替了特征D，可以利用等同原則來判斷其侵權，不必另外寫一項獨立權利要求。筆者認為，對于比較簡單的發明創造用等同原則往往比較容易判斷，而對于半導體技術領域、IT或通信領域的發明來說，由于其相對復雜，用等同原則往往不容易判斷。所以，增設一項獨立權利要求的好處實際上是擴大了專利的保護范圍，也使保護范圍更加明確，從客觀上防止了他人用特征E來代替特征D進行侵權的可能性，使專利權的保護多了一道防線。更為重要的是，專利代理人在和企業的發明人進行交流的過程中可能會挖掘出更多地內容。例如，如果X是方法，那么在步驟特征A、B、C或D中可能會挖掘出用來執行該步驟的裝置或系統特征；如果X是產品，那么除了要挖掘制造該產品的方法和步驟特征之外，還可以在特征A、B、C或D中挖掘可能包含的系統、分系統、模塊以及新用途等特征，依此類推，會派生出若干個獨立權利要求。按照單一性的規定，如果這些獨立權利要求屬于一個總的發明構思，那么就可以作為一件申請提出，這時需要注意說明書在形式上和實質內容上對權利要求書的支持。如果這些獨立權利要求不滿足單一性的要求，那么就需要進行分案，其結果就是派生出若干個專利，這就是一個產品或方法發明會形成一個專利池的道理。
對于企業的發明創造來說，專利代理人的任務除了要通過與企業發明人進行上述交流之外，還要盡可能分析企業所在行業的專利技術現狀和本企業技術優勢、產品鏈結構、相關產品、工藝特點等，挖掘企業潛在專利技術資源。通過上述企業專利策劃的過程，幫助企業形成自己的專利池，進而形成由企業專利池匯集而成的行業專利池。
總之，權利要求書要服務于專利權的保護，權利要求書的撰寫，尤其是半導體、IT和通信技術領域發明專利權利要求書的撰寫，不僅要分析技術方案的顯性技術特征，還要注重挖掘技術方案的隱性技術特征，諸如方法中的裝置特征、方法中的系統特征、系統中的分系統特征、系統中的裝置特征、裝置中的功能模塊特征等等，從方法、裝置和系統等多個層面以不同的角度進行權利要求書的撰寫，爭取盡可能大的保護范圍，使權利要求書能夠在專利權的保護中發揮應有的防線作用。
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